Cómo protegerse de los trolls de marca

_{Imagen tomada de Wikimedia , autor - Gil. Distribuido bajo una licencia Creative Commons Attribution 2.0 Generic}

Hola Habr! Mi nombre es Andrey, soy abogado en el campo de la propiedad intelectual y las tecnologías informáticas.

Hace algún tiempo, en Habré, se publicó la historia de andrei_mankevich , el autor de la aplicación móvil, la implementación del juego "Balda", que se eliminó en la denuncia del titular de los derechos de autor de la marca correspondiente. A juzgar por los comentarios sobre esta historia, muchos se preguntaban si era posible restaurar la justicia y castigar al troll de alguna manera.

A este respecto, quiero hablar sobre las oportunidades que brinda la ley rusa para protegerse de tales acciones.

Nota: "trolls de patentes" son personas que compran o registran una patente para una invención, modelo de utilidad o diseño industrial únicamente con el fin de exigir una remuneración de otros por el uso de la patente bajo la amenaza de una acción legal. Tales individuos, por regla general, no producen ningún producto útil sobre la base de una patente comprada.

En relación con las personas que realizan actividades similares con marcas comerciales y derechos de autor, se utilizan los términos "troll de marca registrada" (se puede traducir como "troll de marca") y "troll de derechos de autor" ("troll de derechos de autor", "copyroll"), respectivamente.
A continuación, hablaré sobre los trolls de marca: personas que se registran o compran marcas comerciales para ganar dinero en reclamos y demandas.

Un poco de programa educativo legal

Una marca registrada es una designación utilizada para individualizar los bienes de las personas que participan en actividades empresariales. En consecuencia, la designación utilizada para personalizar los servicios se denomina marca de servicio. Esta designación puede ser cualquier cosa: textual, gráfica, voluminosa e incluso en forma de video, olor u objeto tangible. Una marca registrada también puede consistir en una combinación de varias formas. Las más comunes son marcas comerciales verbales y pictóricas, así como marcas comerciales, que incluyen una combinación de elementos verbales y gráficos.

En la legislación rusa, las marcas comerciales y las marcas de servicio están reguladas de la misma manera, por lo que utilizaré el término "marca comercial" más adelante, es decir, también la marca de servicio.
Una marca registrada está sujeta a registro por un organismo estatal especializado: Rospatent. Después del registro, la persona en cuyo nombre se registra la marca registrada tiene el derecho exclusivo de usar la marca registrada de cualquier manera a su discreción, así como prohibir a todos los terceros que la usen de la misma manera.

Para evitar el uso exclusivo de una determinada designación en todas las áreas de actividad, la ley establece la necesidad de registrar una marca registrada en relación con bienes y servicios predefinidos. Para mayor comodidad y compatibilidad con los sistemas internacionales de registro de marcas, la mayoría de los países (incluida Rusia) utiliza la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (IKTU), en la que los productos y servicios similares en algunos aspectos se agrupan en clases (actualmente hay 45 de ellos ) Una versión del IKTU de Rospatent con clasificación y una búsqueda simple está disponible aquí .

Teóricamente, una marca registrada se puede registrar en todas las clases, pero en la práctica:

1. Para cada tipo de producto o producto similar, no existirá la misma designación o una similar. Además, la designación registrada no debe inducir a error al consumidor en cuanto a la fuente de origen y debe cumplir con otros requisitos de la ley, nuevamente, con respecto a cada tipo de bienes;
2. La tarifa de registro de marca se calcula en función del número de clases;
3. Si una marca no se ha utilizado durante 3 años con respecto a cada tipo de bienes y servicios, entonces su registro de bienes y servicios no utilizados se puede finalizar a solicitud de la persona interesada (nadie reembolsará la tarifa y no reembolsará los costos).

La ley establece expresamente que "nadie tiene derecho a usar designaciones similares a su marca registrada sin el permiso del titular de los derechos de autor con respecto a los bienes para los que se ha registrado la marca registrada, o bienes similares, si tal uso da como resultado la posibilidad de confusión".

Protección pasiva: ¿hay una violación?

Con base en las disposiciones de la ley, se pueden distinguir los siguientes signos de violación del derecho a una marca registrada:

1. Se utiliza una designación que es idéntica a la marca registrada o similar a ella;
2. La designación se utiliza en productos con respecto a los cuales se registra una marca comercial, o similar a ellos;
3. Como resultado de esto, la probabilidad de mezclar productos a los ojos de los consumidores.

En consecuencia, en ausencia de al menos uno de estos tres signos, el uso de una designación no se considera una violación.

Hay una excepción relacionada con marcas comerciales bien conocidas: no se pueden usar incluso con respecto a bienes y servicios heterogéneos, si el consumidor tiene una asociación de que estos bienes y servicios están relacionados con el titular de los derechos de autor. Pero el reconocimiento de una marca como conocida se lleva a cabo sobre la base de una decisión especial de Rospatent, y solo si la marca se ha vuelto realmente conocida. En Rusia, ahora hay un poco más de 200 registrados: incluyen, por ejemplo, la designación de texto "KASPERSKY" , el logotipo de Beeline , el logotipo de Yandex . Los trolls generalmente no tienen derechos sobre marcas comerciales conocidas.

Al verificar los tres signos de infracción, es bastante conveniente utilizar la guía de Rospatent con respecto al registro de marcas. Proporciona recomendaciones detalladas, ilustradas por ejemplos y prácticas judiciales sobre cómo determinar la homogeneidad de los bienes y servicios y establecer la posibilidad de confusión a los ojos del consumidor.

Echemos un vistazo a la cuestión de la presencia o ausencia de violación en el ejemplo de la historia anterior con la marca registrada "Balda".

_{Información de la marca registrada "Balda" de los registros abiertos del Instituto Federal de Propiedad Industrial (FIPS)}

La marca comercial "Balda" está registrada en el registro de marcas comerciales con el número 635443 a nombre de LLC "Parity elevator". Registrado, al parecer, la designación en forma de texto.

¿El autor del post usó la misma designación para el nombre de su juego? Sí, lo usé: el nombre de la aplicación era completamente idéntico a la marca registrada. En consecuencia, hay una primera señal de violación.

Consulte la información de registro a continuación. La marca comercial "Balda" está registrada en relación con una serie de productos y servicios relacionados con las clases 9 y 42 del ICGS.

Según la novena clase de MKTU, una marca registrada está registrada en relación con los siguientes productos: “instrumentos y herramientas científicas, marinas, geodésicas, fotográficas, cinematográficas, ópticas para pesar, medir, señalizar, controlar (verificar), rescatar y entrenar; instrumentos y herramientas para transmisión, distribución, transformación, acumulación, regulación o gestión de electricidad; equipos para grabar, transmitir, reproducir sonido o imágenes; portadores de información magnética, discos de sonido; máquinas expendedoras y mecanismos para dispositivos prepagos; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos de procesamiento de información y computadoras; equipo de extinción de incendios ".

¿Es posible decir que un juego de computadora distribuido bajo la designación "Balda" es homogéneo para al menos uno de los productos con respecto a los cuales está registrada una marca? En mi opinión, no. Rospatent en su manual indica explícitamente que la pertenencia de bienes a una clase de ICGS no indica su homogeneidad; es importante observar la afiliación genérica y de especies de los bienes (e incluso los bienes pertenecientes a la misma especie pueden reconocerse como heterogéneos). Y el software, y especialmente los juegos de computadora, no tienen nada que ver con ninguno de los productos de la novena clase de ICGS, para los cuales está registrada la marca comercial Balda.

En la clase 42, se registra una marca comercial para los siguientes servicios: análisis químico; arbitraje; arquitectura estudio de proyectos técnicos; ingenieria investigación técnica; consultas en el campo de la tecnología informática; consultas sobre cuestiones de propiedad intelectual; mantenimiento de software técnico; Creación y mantenimiento de sitios web para terceros; desarrollo de software; gestión de casos de derechos de autor; servicios legales; Experiencia en ingeniería.

Aquí, a primera vista, la lista contiene servicios que son muy importantes: "desarrollo de software", "mantenimiento de software técnico". Pero esto no significa que estos servicios sean homogéneos para el "software" del producto y más aún para los "juegos de computadora".

En 2006, el Tribunal Supremo de Arbitraje, al examinar el caso del productor de cerveza Nevskoye que impugnaba la marca registrada AMRO Nevskoye, reconoció la homogeneidad de los productos de cerveza y nueces y concluyó lo siguiente:

De hecho, se reconoce la homogeneidad si los consumidores pueden atribuir los productos debido a su naturaleza o propósito a la misma fuente de origen.

Esta conclusión fue citada en una revisión de la práctica judicial sobre los derechos intelectuales de la Corte Suprema en 2015, y todavía es aplicada por los tribunales.

El "desarrollo de software" como un servicio, y no como un proceso de producción, implica la creación de software por encargo y para fines de terceros. Los destinatarios de este servicio en la mayoría de los casos son personas jurídicas y empresarios. Al mismo tiempo, el producto de "juego de computadora" está dirigido a usuarios comunes, individuos. En consecuencia, dado que el círculo de consumidores y las formas de vender bienes y servicios son diferentes, los consumidores no podrán atribuir estos bienes y servicios a la misma fuente de origen, lo que significa que este producto y servicio no es homogéneo. Falta el segundo síntoma.

El tercer signo es la confusión de bienes a los ojos del consumidor. Con respecto a las aplicaciones móviles en Play Market o App Store con el mismo nombre, la probabilidad de mezcla es extremadamente baja, ya que las tiendas de aplicaciones están diseñadas de tal manera que el ícono de la aplicación y no su nombre es el elemento más poderoso y llamativo. Además, el autor de cada aplicación aparece en Google Play.

_{Captura de pantalla de Google Play. Es poco probable que el consumidor considere que todas estas aplicaciones son obras del mismo autor, a pesar de que todas tienen la palabra "Sudoku" en el título}

En la aplicación dolorida, el autor, sin embargo, solo se puede ver cuando se ve la aplicación en sí, pero sin embargo, el usuario la verá antes de descargar la aplicación.

_{Captura de pantalla de la App Store. Aunque el autor no se especifica al buscar aplicaciones, el usuario todavía ve iconos diferentes y no percibe las aplicaciones que pertenecen al mismo autor, a pesar del elemento común en el título.}

_{Pero al ver la descripción de la aplicación en la App Store, el usuario ya ve al autor.}

Es decir, la probabilidad de que el consumidor, al ver aplicaciones en Play Market o App Store, cuente aplicaciones con los mismos nombres que pertenecen al mismo autor, está ausente.

En consecuencia, la probabilidad de mezclar los dos juegos móviles de Balda, si tienen iconos de aplicaciones diferentes, lo más probable es que no ocurra a los ojos del usuario; el tercer signo de violación también está ausente.

Resulta que, aunque el autor del juego correspondiente usó la designación "Balda" en su nombre, no existe violación en dicho uso, ya que la marca no está registrada en relación con los juegos de computadora y el software en general, y debido a la estructura de las tiendas de aplicaciones, el consumidor no mezcla aplicaciones con el mismo nombre

¿Qué se puede hacer con lo anterior en la práctica?

En primer lugar, si, como en el caso de Bulda, se eliminó una aplicación móvil de Google Play o App Store, presente una apelación, respectivamente, con Google o Apple .

Debe iniciar sesión en su cuenta de Google o Apple para apelar. Al fundamentar la apelación, puede usar la argumentación anterior.

En segundo lugar, use este argumento si la disputa con el troll llega a la corte.
Por supuesto, el tribunal puede llegar a otra conclusión, dado el hecho de que los tres criterios de violación son bastante subjetivos, así como una discreción judicial despiadada. Pero las posibilidades de esto, en mi opinión, son pequeñas.

Defensa activa: desafiante registro de marca

Imaginemos que la marca "Balda" mencionada anteriormente se registraría en relación con el "software" del producto o, mejor aún, los "juegos de computadora" (el autor afirma que la marca se registró posteriormente en relación con estos productos, pero no veo ese registro )

En este caso, podríamos decir que la marca registrada se registró en violación de los requisitos de la ley, a saber, los párrafos 1 y 2 del artículo 1483 del Código Civil de la Federación de Rusia:

1. La designación consiste solo en elementos que se han utilizado de manera general para bienes de cierto tipo. En esta situación, la palabra "Balda" entró en uso general para referirse a juegos basados ​​en la mecánica apropiada, tanto de computadora como de tablero, por analogía, por ejemplo, con sudoku.
2. Una designación consta solo de elementos que generalmente son símbolos o términos aceptados. Nuevamente, en relación con esta situación, la palabra "Balda" se usa como un término para referirse a las reglas y mecánicas relevantes del juego.

Si una marca registrada se registra en violación de los requisitos de la ley, entonces su registro puede ser impugnado. Además, en una situación en la que una marca comercial viola los requisitos de los párrafos 1 y 2 anteriores del artículo 1483 del Código Civil de la Federación de Rusia, el registro de una marca comercial puede ser impugnado durante el plazo del derecho exclusivo a una marca comercial.

Como ilustración de impugnar el registro de una marca comercial según el primer párrafo, podemos considerar el caso de la marca comercial diclorvos.

El diclorvos (según Wikipedia) es una abreviatura de un compuesto orgánico complejo (C ₄ H ₇ Cl ₂ O ₄ P), que se ha utilizado durante mucho tiempo para matar insectos. En consecuencia, la designación "diclorvos" ha ganado una gran popularidad en esta calidad.

Cierta empresa "CrimeaBytKhim" registró la designación "diclorvos" en relación con las drogas para la destrucción de parásitos y plagas (quinta clase de MKTU). Al parecer, otros fabricantes de insecticidas estaban molestos, y en 2017, uno de los fabricantes se opuso a proporcionar protección legal a dicha marca.

Rospatent, y luego el Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual, decidieron rescindir la protección legal de la marca, ya que contradice, entre otras cosas, la cláusula 1 del artículo 1483 del Código Civil de la Federación de Rusia. El tribunal consideró que se demostró el uso prolongado de la designación "diclorvos" en relación con los medios para controlar los insectos sobre la base de "diccionario público y fuentes de referencia publicadas en Internet" y documentos presentados por las partes. El tribunal determinó que la designación "diclorvos" se usaba ampliamente en la URSS, mucho antes del registro de una marca.

¿De qué manera se puede probar que la designación "Balda" entró en el uso general de bienes de cierto tipo? Puede imaginar, en primer lugar, los datos de los sitios de las tiendas en las que se vende el juego correspondiente, por ejemplo, OZON , Mosigra . Puedes preguntarles a los fabricantes de estos juegos cuándo venden el juego del mismo nombre. También puede obtener información sobre la fecha de registro de las respectivas aplicaciones móviles (Google y Apple almacenan información al respecto, a pesar de que las aplicaciones mismas se eliminan de las tiendas). En general, cualquier evidencia que permita el uso masivo de la designación para identificar los productos relevantes antes del registro de la marca en disputa es adecuada.

Por la segunda razón, para finalizar el registro de una marca comercial, puede considerar el siguiente caso interesante en 2016.

En 2013, la empresa M-Group intentó registrar la designación BITCOIN como marca comercial para una amplia gama de servicios de 36 y 38 clases de ICGS: servicios financieros y de telecomunicaciones, respectivamente. Por cierto, no quiero decir nada malo sobre esta compañía, pero a juzgar por el número y la gama de servicios declarados para el registro, la compañía apenas planeó proporcionar todos estos servicios bajo la designación "BITCOIN".

En cualquier caso, Rospatent se negó a registrar una marca comercial, refiriéndose al hecho de que la palabra "BITCOIN" es un término generalmente aceptado para la moneda virtual y el sistema de pago correspondientes. La compañía no estuvo de acuerdo con la decisión de Rospatent y acudió a los tribunales.

Los argumentos de la compañía se redujeron al hecho de que las conclusiones de Rospatent sobre el origen de la palabra "BITCOIN" se basan en fuentes poco confiables de información publicadas exclusivamente en Internet: Wikipedia, diccionarios en línea, el periódico Kommersant y la revista Forbes y otros.

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Conclusiones

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7. 07.09.2016 № -368/2016 — ;
8. 14.05.2018 N 01-190/2018 № -491/2017 — « ».