Comment vous protéger des trolls de marque

_{Image tirée de Wikimedia , auteur - Gil. Distribué sous une licence générique Creative Commons Attribution 2.0}

Bonjour, Habr! Je m'appelle Andrey, je suis avocat dans le domaine de la propriété intellectuelle et des technologies informatiques.

Il y a quelque temps sur Habré, l'histoire d' andrei_mankevich a été publiée - l'auteur de l'application mobile - la mise en œuvre du jeu "Balda", qui a été supprimée sur la plainte du détenteur des droits d'auteur de la marque correspondante. À en juger par les commentaires sur cette histoire, beaucoup se demandaient s'il était possible de rétablir la justice et de punir le troll.

À cet égard, je voudrais parler des possibilités que la loi russe offre pour la protection contre de telles actions.

Remarque: les «trolls des brevets» sont des personnes qui achètent ou enregistrent un brevet pour une invention, un modèle d'utilité ou un dessin industriel uniquement dans le but d'exiger une rémunération d'autrui pour l'utilisation du brevet sous la menace d'une action en justice. En règle générale, ces personnes ne produisent aucun produit utile sur la base d'un brevet acheté.

En ce qui concerne les personnes exerçant des activités similaires avec des marques et des droits d'auteur, les termes «marque troll» (peut être traduit par «marque troll») et «droit d'auteur troll» («droit d'auteur troll», «copyroll») sont respectivement utilisés.
Ensuite, je parlerai des trolls de marque - des personnes qui enregistrent ou achètent des marques afin de gagner de l'argent sur les réclamations et les poursuites.

Un peu de programme d'éducation juridique

Une marque est une désignation utilisée pour individualiser les produits de personnes exerçant des activités entrepreneuriales. La dénomination utilisée pour personnaliser les services est donc appelée la marque de service. Cette désignation peut être n'importe quoi - textuelle, graphique, volumineuse et même sous la forme d'une vidéo, d'une odeur ou d'un objet tangible. Une marque peut également consister en une combinaison de différentes formes. Les plus courantes sont les marques verbales et picturales, ainsi que les marques, qui incluent une combinaison d'éléments verbaux et picturaux.

En droit russe, les marques de commerce et les marques de service sont réglementées de la même manière, donc j'utiliserai le terme «marque de commerce» plus tard, ce qui signifie également la marque de service.
Une marque est soumise à enregistrement par un organisme public spécialisé - Rospatent. Après l'enregistrement, la personne au nom de laquelle la marque est enregistrée a le droit exclusif d'utiliser la marque de quelque manière que ce soit à sa discrétion, ainsi que d'interdire à tous les tiers de l'utiliser de la même manière.

Afin d'éviter l'utilisation exclusive d'une certaine dénomination dans tous les domaines d'activité, la loi prévoit la nécessité d'enregistrer une marque pour des produits et services prédéfinis. Pour des raisons de commodité et de compatibilité avec les systèmes internationaux d'enregistrement des marques, la plupart des pays (y compris la Russie) utilisent la Classification internationale unique des produits et services (IKTU), dans laquelle les produits et services similaires à certains égards sont regroupés en classes (il existe actuellement 45 d'entre eux ) Une version de l'IKTU de Rospatent avec classification et recherche simple est disponible ici .

Théoriquement, une marque peut être enregistrée dans toutes les classes, mais en pratique:

1. Pour chaque type de produit ou produit similaire, la même désignation ou une désignation similaire n’existe pas. En outre, la dénomination enregistrée ne doit pas induire le consommateur en erreur quant à la source d'origine et doit respecter les autres exigences de la loi - encore une fois, pour chaque type de produits;
2. Les frais d'enregistrement de marque sont calculés en fonction du nombre de classes;
3. Si une marque n'est pas utilisée pendant 3 ans pour chaque type de produits et services, son enregistrement pour les produits et services inutilisés peut être résilié à la demande de la personne intéressée (personne ne remboursera les frais et ne remboursera pas les coûts).

La loi stipule expressément que «nul n'a le droit d'utiliser des appellations similaires à sa marque sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur les produits pour lesquels la marque est enregistrée, ou sur des produits similaires, si une telle utilisation entraîne un risque de confusion».

Protection passive: y a-t-il une violation?

Sur la base des dispositions de la loi, les signes suivants de violation du droit à une marque peuvent être distingués:

1. Une désignation utilisée est identique à la marque ou similaire à celle-ci;
2. La dénomination est utilisée sur des produits pour lesquels une marque est enregistrée ou similaires à ceux-ci;
3. En conséquence, la probabilité de mélanger les marchandises aux yeux des consommateurs.

En conséquence, en l'absence d'au moins un de ces trois signes, l'utilisation d'une appellation n'est pas considérée comme une violation.

Il existe une exception liée aux marques notoires - elles ne peuvent pas être utilisées même en ce qui concerne les produits et services hétérogènes, si le consommateur a une association selon laquelle ces produits et services sont liés au titulaire du droit d'auteur. Mais la reconnaissance d'une marque comme notoirement connue a lieu sur la base d'une décision spéciale de Rospatent, et seulement si la marque est réellement devenue notoire. En Russie, il y a maintenant un peu plus de 200 inscrits: ils comprennent, par exemple, la désignation textuelle «KASPERSKY» , le logo Beeline , le logo Yandex . Les trolls n'ont généralement pas de droits sur des marques bien connues.

Lors de la vérification des trois signes de contrefaçon, il est plutôt pratique d'utiliser le guide de Rospatent concernant l'enregistrement des marques. Il fournit des recommandations détaillées, illustrées par des exemples et des pratiques judiciaires sur la façon de déterminer l'homogénéité des produits et des services et d'établir le risque de confusion aux yeux du consommateur.

Examinons la question de la présence ou de l'absence de violation sur l'exemple de l'histoire ci-dessus avec la marque "Balda".

_{Informations sur la marque “Balda” des registres ouverts de l'Institut fédéral de la propriété industrielle (FIPS)}

La marque “Balda” est enregistrée dans le registre des marques sous le numéro 635443 au nom de LLC “Parity ascenseur”. Enregistré, apparemment, la désignation sous forme de texte.

L'auteur du message a-t-il utilisé la même désignation pour le nom de son jeu? Oui, je l'ai utilisé - le nom de la demande était complètement identique à la marque déposée. En conséquence, il y a un premier signe de violation.

Voir les informations d'inscription ci-dessous. La marque «Balda» est enregistrée pour un certain nombre de produits et services liés aux 9e et 42e classes de l'ICGS.

Selon la 9e classe de MKTU, une marque est enregistrée pour les produits suivants: “instruments et outils scientifiques, marins, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques pour la pesée, la mesure, la signalisation, le contrôle (vérification), le sauvetage et la formation; instruments et outils de transmission, distribution, transformation, accumulation, régulation ou gestion de l'électricité; équipements pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'informations magnétiques, disques sonores; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils prépayés; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de l'information et ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie. "

Est-il possible de dire qu'un jeu d'ordinateur distribué sous la dénomination «Balda» est homogène à au moins un des produits pour lesquels une marque est enregistrée? À mon avis, non. Rospatent dans son manuel indique explicitement que l'appartenance de biens à une classe de ICGS n'indique pas leur homogénéité - il est important de regarder l'affiliation générique et spécifique des biens (et même les biens appartenant à la même espèce peuvent être reconnus hétérogènes). Et les logiciels, et en particulier les jeux informatiques, n'ont rien à voir avec les produits de la 9e classe d'ICGS, pour lesquels la marque Balda est enregistrée.

En classe 42, une marque est enregistrée pour les services suivants: analyse chimique; arbitrage; l'architecture étude de projets techniques; l'ingénierie; recherche technique; consultations dans le domaine de la technologie informatique; consultations sur les questions de propriété intellectuelle; maintenance de logiciels techniques; Création et maintenance de sites Web pour des tiers; développement de logiciels; gestion des cas de droits d'auteur; services juridiques; expertise en ingénierie.

Ici, à première vue, la liste contient des services proches en importance: «développement de logiciels», «maintenance de logiciels techniques». Mais cela ne signifie pas que ces services soient homogènes au produit «logiciel» et encore plus aux «jeux informatiques».

En 2006, la Cour suprême d'arbitrage, examinant le cas du producteur de bière Nevskoye contestant la marque AMRO Nevskoye, a reconnu l'homogénéité des produits de bière et de noix et a conclu ce qui suit:

L'homogénéité est en effet reconnue si les produits en raison de leur nature ou de leur destination peuvent être attribués par les consommateurs à la même source d'origine.

Cette conclusion a été citée dans un examen de la pratique judiciaire sur les droits intellectuels de la Cour suprême en 2015, et est toujours appliquée par les tribunaux.

Le «développement de logiciels» en tant que service, et non en tant que processus de production, implique la création de logiciels sur commande et à des fins de tiers. Dans la plupart des cas, les bénéficiaires de ce service sont des personnes morales et des entrepreneurs. Dans le même temps, le produit «jeu d'ordinateur» s'adresse aux utilisateurs ordinaires - particuliers. Par conséquent, le cercle des consommateurs et les modes de vente des biens et services étant différents, les consommateurs ne pourront pas attribuer ces biens et services à la même source d'origine, ce qui signifie que ce produit et service n'est pas homogène. Le deuxième symptôme manque.

Le troisième signe est la confusion des biens aux yeux du consommateur. En ce qui concerne les applications mobiles du Play Market ou de l'App Store portant le même nom, la probabilité de mélange est extrêmement faible, car les magasins d'applications sont conçus de manière à ce que l'icône de l'application et non son nom soit l'élément le plus puissant et le plus accrocheur. De plus, l'auteur de chaque application est répertorié sur Google Play.

_{Capture d'écran de Google Play. Il est peu probable que le consommateur considère toutes ces applications comme des œuvres du même auteur, malgré le fait qu'elles contiennent toutes le mot "Sudoku" dans le titre}

Dans l'App Sore, l'auteur, cependant, ne peut être vu que lors de la visualisation de l'application elle-même, mais néanmoins, l'utilisateur la verra avant de télécharger l'application.

_{Capture d'écran de l'App Store. Bien que l'auteur ne soit pas spécifié lors de la recherche d'applications, l'utilisateur voit toujours différentes icônes et ne perçoit pas les applications appartenant au même auteur, malgré l'élément commun dans le titre.}

_{Mais lors de la visualisation de la description de l'application dans l'App Store, l'utilisateur voit déjà l'auteur.}

Autrement dit, la probabilité que le consommateur, lors de la visualisation des applications sur le Play Market ou l'App Store, compte les applications portant les mêmes noms appartenant au même auteur, est absente.

En conséquence, la probabilité de mélanger les deux jeux mobiles Balda, s'ils ont des icônes d'application différentes, ne se produira probablement pas aux yeux de l'utilisateur - le troisième signe de violation est également absent.

Il s'avère que bien que l'auteur du jeu correspondant ait utilisé la dénomination «Balda» en son nom, il n'y a pas de violation dans une telle utilisation, car la marque n'est pas enregistrée en ce qui concerne les jeux informatiques et les logiciels en général, et en raison de la structure des magasins d'applications, le consommateur n'a aucun mélange d'applications. avec le même nom.

Que peut-on faire avec ce qui précède dans la pratique?

Premièrement, si, comme dans le cas de Bulda, une application mobile a été supprimée de Google Play ou de l'App Store, déposez un recours, respectivement, auprès de Google ou d' Apple .

Vous devez être connecté à votre compte Google ou Apple pour faire appel. Pour étayer l'appel, vous pouvez utiliser l'argumentation ci-dessus.

Deuxièmement, utilisez cet argument si le différend avec le troll parvient au tribunal.
Bien sûr, le tribunal peut arriver à une autre conclusion, étant donné que les trois critères de violation sont assez subjectifs, ainsi que la discrétion judiciaire impitoyable. Mais les chances de cela, à mon avis, sont faibles.

Défense active: enregistrement des marques difficile

Imaginons que la marque «Balda» susmentionnée soit enregistrée en relation avec le produit «logiciel» ou, mieux encore, «jeux informatiques» (l'auteur affirme que la marque a ensuite été enregistrée pour ces produits, mais je ne vois pas un tel enregistrement )

Dans ce cas, nous pourrions dire que la marque a été enregistrée en violation des exigences de la loi, à savoir les paragraphes 1 et 2 de l'article 1483 du Code civil de la Fédération de Russie:

1. La dénomination se compose uniquement d'éléments qui sont devenus d'usage général pour des produits d'un certain type. Dans cette situation, le mot "Balda" est devenu d'usage courant pour désigner les jeux basés sur des mécanismes appropriés, à la fois sur ordinateur et sur plateau, par analogie, par exemple, avec sudoku.
2. Une désignation se compose uniquement d'éléments qui sont des symboles ou des termes généralement acceptés. Encore une fois, par rapport à cette situation, le mot "Balda" est utilisé comme un terme pour faire référence aux règles et mécanismes pertinents du jeu.

Si une marque est enregistrée en violation des exigences de la loi, son enregistrement peut être contesté. De plus, dans une situation où une marque viole les exigences des paragraphes 1 et 2 ci-dessus de l'article 1483 du Code civil de la Fédération de Russie, l'enregistrement d'une marque peut être contesté pendant toute la durée du droit exclusif sur une marque.

À titre d'illustration de la contestation de l'enregistrement d'une marque en vertu du premier paragraphe, nous pouvons considérer le cas de la marque dichlorvos.

Le dichlorvos (selon Wikipedia) est l'abréviation d'un composé organique complexe (C ₄ H ₇ Cl ₂ O ₄ P), qui a longtemps été utilisé pour tuer les insectes. En conséquence, la dénomination "dichlorvos" a gagné une large popularité dans cette qualité.

Une certaine société "CrimeaBytKhim" a enregistré la dénomination "dichlorvos" en ce qui concerne les médicaments pour la destruction des parasites et des parasites (5e classe de MKTU). D'autres fabricants d'insecticides étaient apparemment contrariés et, en 2017, l'un des fabricants s'est opposé à la protection juridique d'une telle marque.

Rospatent, puis le Tribunal des droits de propriété intellectuelle, ont décidé de mettre fin à la protection juridique de la marque, car elle contredit notamment la clause 1 de l'article 1483 du Code civil de la Fédération de Russie. Le tribunal considéré a prouvé le fait de l'utilisation prolongée de la dénomination "dichlorvos" en ce qui concerne les moyens de contrôle des insectes sur la base des "dictionnaires et sources de référence accessibles au public affichés sur Internet" et des documents soumis par les parties. Le tribunal a estimé que la dénomination "dichlorvos" était largement utilisée en URSS, bien avant l'enregistrement d'une marque.

De quelle manière pourrait-on prouver que la dénomination «Balda» entrait dans l'usage général de produits d'un certain type? Vous pouvez imaginer, tout d'abord, les données des sites des magasins dans lesquels le jeu correspondant est vendu, par exemple OZON , Mosigra . Vous pouvez demander aux fabricants de ces jeux à partir du moment où ils vendent le jeu du même nom. Vous pouvez également obtenir des informations sur la date d'enregistrement des applications mobiles respectives (les informations à ce sujet sont stockées par Google et Apple, malgré le fait que les applications elles-mêmes soient supprimées des magasins). En général, toute preuve permettant l'utilisation massive de la désignation pour identifier les produits concernés avant l'enregistrement de la marque contestée est appropriée.

Pour la deuxième raison, pour mettre fin à l'enregistrement d'une marque, vous pouvez considérer le cas intéressant suivant en 2016.

En 2013, la société M-Group a tenté d'enregistrer la désignation BITCOIN en tant que marque pour une large gamme de services de 36 et 38 classes d'ICGS: services financiers et de télécommunications, respectivement. Soit dit en passant, je ne veux rien dire de mal sur cette entreprise, mais à en juger par le nombre et la gamme de services déclarés pour l’enregistrement, l’entreprise n’a guère prévu de fournir tous ces services sous la dénomination «BITCOIN».

En tout état de cause, Rospatent a refusé d'enregistrer une marque, se référant au fait que le mot «BITCOIN» est un terme généralement accepté pour la monnaie virtuelle et le système de paiement correspondants. L'entreprise n'était pas d'accord avec la décision de Rospatent et est allée en justice.

Les arguments de la société se résumaient au fait que les conclusions de Rospatent sur l'origine du mot «BITCOIN» sont basées sur des sources d'informations peu fiables publiées exclusivement sur Internet: Wikipedia, dictionnaires en ligne, le journal Kommersant et le magazine Forbes et autres.

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Conclusions

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Les sources

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7. La décision de la Cour des droits de propriété intellectuelle du 7 septembre 2016 dans l'affaire n ° SIP-368/2016 concerne les bitcoins;
8. La décision du Présidium du Tribunal de la propriété intellectuelle du 05.14.2018 N 01-190 / 2018 dans l'affaire n ° SIP-491/2017 - l'affaire du «Black Friday».