Como se proteger de trolls de marca

_{Imagem retirada da Wikimedia , autor - Gil. Distribuído sob uma licença genérica Creative Commons Attribution 2.0}

Olá Habr! Meu nome é Andrey, sou advogado na área de propriedade intelectual e tecnologias de TI.

Algum tempo atrás, em Habré, foi publicada a história de andrei_mankevich - o autor do aplicativo móvel - a implementação do jogo "Balda", que foi excluído na reclamação do detentor dos direitos autorais da marca correspondente. A julgar pelos comentários sobre essa história, muitos estavam se perguntando se era possível restaurar a justiça e punir o troll.

A esse respeito, quero falar sobre as oportunidades que a lei russa oferece proteção contra tais ações.

Nota: “trolls de patentes” são pessoas que compram ou registram uma patente para uma invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial apenas para exigir remuneração de terceiros pelo uso da patente sob a ameaça de ação legal. Esses indivíduos, em regra, não produzem nenhum produto útil com base em uma patente adquirida.

Em relação a pessoas que realizam atividades semelhantes com marcas comerciais e direitos autorais, são utilizados os termos “marca comercial troll” (pode ser traduzida como “marca troll”) e “copyright troll” (“copyright troll”, “copyroll”), respectivamente.
A seguir, falarei sobre trolls de marcas - pessoas que registram ou compram marcas comerciais para ganhar dinheiro com reivindicações e ações judiciais.

Um pouco de programa educacional legal

Uma marca comercial é uma designação usada para individualizar os produtos de pessoas envolvidas em atividades empresariais. A designação usada para personalizar os serviços é chamada de marca de serviço. Essa designação pode ser qualquer coisa - textual, gráfica, volumosa e até na forma de um vídeo, um cheiro ou um objeto tangível. Uma marca comercial também pode consistir em uma combinação de várias formas. As mais comuns são marcas comerciais verbais e pictóricas, bem como marcas comerciais, que incluem uma combinação de elemento verbal e pictórico.

Na lei russa, as marcas registradas e as marcas de serviço são regulamentadas da mesma maneira, então usarei o termo “marca registrada” posteriormente, significando também a marca de serviço.
Uma marca comercial está sujeita ao registro por um órgão estatal especializado - Rospatent. Após o registro, a pessoa em cujo nome a marca é registrada tem o direito exclusivo de usá-la de qualquer forma, a seu critério, além de proibir todos os terceiros de usá-la da mesma maneira.

Para evitar o uso exclusivo de uma determinada designação em todas as áreas de atividade, a lei prevê a necessidade de registrar uma marca em relação a bens e serviços predefinidos. Para conveniência e compatibilidade com os sistemas internacionais de registro de marca, a maioria dos países (incluindo a Rússia) usa a Classificação Internacional de Bens e Serviços (IKTU), na qual os bens e serviços semelhantes em alguns aspectos são agrupados em classes (atualmente existem 45 deles ) Uma versão do IKTU da Rospatent com classificação e uma pesquisa simples está disponível aqui .

Teoricamente, uma marca comercial pode ser registrada em todas as classes, mas na prática:

1. Para cada tipo de produto ou produto similar, a mesma designação ou similar não deve existir. Além disso, a designação registrada não deve induzir o consumidor em erro quanto à fonte de origem e deve cumprir outros requisitos da lei - novamente, com relação a cada tipo de mercadoria;
2. A taxa de registro da marca é calculada dependendo do número de classes;
3. Se uma marca comercial não for usada há 3 anos em relação a cada tipo de bens e serviços, seu registro de bens e serviços não utilizados poderá ser rescindido a pedido da pessoa interessada (ninguém reembolsará a taxa e não reembolsará os custos).

A lei declara expressamente que "ninguém tem o direito de usar designações semelhantes à sua marca comercial sem a permissão do detentor dos direitos autorais em relação a produtos cuja individualização está registrada ou produtos semelhantes, se esse uso resultar na possibilidade de confusão".

Proteção passiva: há violação?

Com base nas disposições da lei, os seguintes sinais de violação do direito a uma marca comercial podem ser distinguidos:

1. É usada uma designação idêntica à marca comercial ou semelhante a ela;
2. A designação é usada em produtos para os quais uma marca registrada é registrada ou semelhante a eles;
3. Como resultado, a probabilidade de misturar mercadorias aos olhos dos consumidores.

Por conseguinte, na ausência de pelo menos um desses três sinais, o uso de uma designação não é considerado uma violação.

Há uma exceção relacionada a marcas conhecidas - elas não podem ser usadas mesmo com relação a bens e serviços heterogêneos, se o consumidor tiver uma associação de que esses produtos e serviços estão relacionados ao detentor dos direitos autorais. Mas o reconhecimento de uma marca registrada como conhecida ocorre com base em uma decisão especial da Rospatent, e somente se a marca registrada se tornou realmente conhecida. Na Rússia, existem agora pouco mais de 200 registrados: eles incluem, por exemplo, a designação de texto "KASPERSKY" , o logotipo da Beeline , o logotipo da Yandex . Trolls geralmente não têm direitos sobre marcas registradas conhecidas.

Ao verificar os três sinais de violação, é bastante conveniente usar o guia do Rospatent em relação ao registro de marcas comerciais. Ele fornece detalhados, ilustrados por exemplos e recomendações de práticas judiciais sobre como determinar a homogeneidade de bens e serviços e estabelecer a possibilidade de confusão aos olhos do consumidor.

Vejamos a questão da presença ou ausência de violação no exemplo da história acima com a marca "Balda".

_{Informações sobre a marca comercial “Balda” dos registros abertos do Instituto Federal da Propriedade Industrial (FIPS)}

A marca “Balda” está registrada no registro de marcas sob o número 635443 em nome da LLC “Parity lift”. Registrou, aparentemente, a designação em forma de texto.

O autor do post usou a mesma designação para o nome do jogo? Sim, eu usei - o nome do aplicativo era completamente idêntico à marca registrada. Consequentemente, há um primeiro sinal de violação.

Veja as informações de registro abaixo. A marca comercial “Balda” é registrada em relação a vários bens e serviços relacionados às classes 9 e 42 do ICGS.

De acordo com a 9ª classe do MKTU, uma marca é registrada em relação aos seguintes produtos: “instrumentos científicos, marítimos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos e ferramentas para pesagem, medição, sinalização, controle (verificação), resgate e treinamento; instrumentos e ferramentas para transmissão, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou gerenciamento de eletricidade; Equipamento para gravar, transmitir, reproduzir sons ou imagens; portadores de informações magnéticas, discos de som; máquinas de venda automática e mecanismos para dispositivos pré-pagos; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamentos para processamento de informações e computadores; equipamento de extinção de incêndios. "

É possível dizer que um jogo de computador distribuído sob a designação "Balda" é homogêneo para pelo menos um dos produtos com relação aos quais uma marca comercial é registrada? Na minha opinião, não. Rospatent em seu manual indica explicitamente que a pertença a uma classe de ICGS não indica sua homogeneidade - é importante observar a afiliação genérica e de espécie da mercadoria (e mesmo bens pertencentes à mesma espécie podem ser reconhecidos heterogêneos). E software e, especialmente, jogos de computador, não têm nada a ver com nenhum dos produtos da 9ª classe do ICGS, para os quais a marca Balda está registrada.

Na classe 42, uma marca comercial é registrada para os seguintes serviços: análise química; arbitragem; arquitetura estudo de projetos técnicos; engenharia; pesquisa técnica; consultas no campo da tecnologia da computação; consultas sobre questões de propriedade intelectual; manutenção de software técnico; Criação e manutenção de sites para terceiros; desenvolvimento de software; gerenciamento de casos de direitos autorais; serviços jurídicos; conhecimentos de engenharia.

Aqui, à primeira vista, a lista contém serviços de grande importância: “desenvolvimento de software”, “manutenção de software técnico”. Mas isso não significa que esses serviços sejam homogêneos ao produto "software" e, mais ainda, "jogos de computador".

Em 2006, o Supremo Tribunal Arbitral, examinando o caso do produtor de cerveja Nevskoye contestando a marca AMRO Nevskoye, reconheceu a homogeneidade dos produtos de cerveja e nozes e concluiu o seguinte:

De fato, a homogeneidade é reconhecida se os bens, devido à sua natureza ou finalidade, puderem ser atribuídos pelos consumidores à mesma fonte de origem.

Essa conclusão foi citada em uma revisão da prática judicial sobre os direitos intelectuais do Supremo Tribunal Federal em 2015 e ainda é aplicada pelos tribunais.

“Desenvolvimento de software” como um serviço, e não como um processo de produção, implica a criação de software sob pedido e para fins de terceiros. Os destinatários deste serviço na maioria dos casos são pessoas jurídicas e empreendedores. Ao mesmo tempo, o produto "jogo de computador" é destinado a usuários comuns - indivíduos. Consequentemente, como o círculo de consumidores e as formas de venda de bens e serviços são diferentes, os consumidores não poderão atribuir esses bens e serviços à mesma fonte de origem, o que significa que esse produto e serviço não é homogêneo. O segundo sintoma está ausente.

O terceiro sinal é a confusão de mercadorias aos olhos do consumidor. Com relação aos aplicativos móveis no Play Market ou na App Store com o mesmo nome, a probabilidade de mixagem é extremamente baixa, pois as lojas de aplicativos são projetadas de forma que o ícone do aplicativo e não o nome seja o elemento mais poderoso e atraente. Além disso, o autor de cada aplicativo está listado no Google Play.

_{Captura de tela do Google Play. É improvável que o consumidor considere todos esses aplicativos como obras do mesmo autor, apesar de todos terem a palavra "Sudoku" no título}

No App Sore, o autor, no entanto, só pode ser visto ao visualizar o aplicativo em si, mas, mesmo assim, o usuário o verá antes de baixar o aplicativo.

_{Captura de tela da App Store. Embora o autor não esteja especificado ao procurar aplicativos, o usuário ainda vê ícones diferentes e não percebe aplicativos pertencentes ao mesmo autor, apesar do elemento comum no título.}

_{Mas, ao visualizar a descrição do aplicativo na App Store, o usuário já vê o autor.}

Ou seja, a probabilidade de o consumidor, ao visualizar aplicativos no Play Market ou na App Store, contar aplicativos com os mesmos nomes pertencentes ao mesmo autor, está ausente.

Consequentemente, a probabilidade de misturar os dois jogos para celular Balda, se eles tiverem ícones de aplicativos diferentes, provavelmente não ocorrerá aos olhos do usuário - o terceiro sinal de violação também está ausente.

Acontece que, embora o autor do jogo correspondente tenha usado a designação “Balda” em seu nome, não há violação em tal uso, uma vez que a marca não é registrada em relação a jogos e software de computador em geral, e devido à estrutura das lojas de aplicativos, o consumidor não possui nenhuma mistura de aplicativos. com o mesmo nome.

O que pode ser feito com o exposto na prática?

Em primeiro lugar, se, como no caso da Bulda, um aplicativo móvel foi removido do Google Play ou da App Store, registre um recurso, respectivamente, no Google ou na Apple .

Você deve estar conectado à sua conta do Google ou da Apple para recorrer. Para fundamentar a apelação, você pode usar a argumentação acima.

Em segundo lugar, use esse argumento se a disputa com o troll chegar ao tribunal.
Obviamente, o tribunal pode chegar a outra conclusão, dado que todos os três critérios de violação são bastante subjetivos, bem como discrição judicial impiedosa. Mas as chances disso, na minha opinião, são pequenas.

Defesa ativa: registro desafiador de marca comercial

Vamos imaginar que a marca registrada "Balda" acima mencionada seria registrada com relação ao produto "software" ou, melhor ainda, "jogos de computador" (o autor alega que a marca registrada foi posteriormente registrada com relação a esses produtos, mas não vejo esse registro )

Nesse caso, poderíamos dizer que a marca registrada foi violada pelos requisitos da lei, a saber, os parágrafos 1 e 2 do artigo 1483 do Código Civil da Federação Russa:

1. A designação consiste apenas em elementos que são usados ​​em geral para mercadorias de um determinado tipo. Nessa situação, a palavra "Balda" passou a ser usada em geral para se referir a jogos baseados na mecânica apropriada, tanto de computador quanto de placa, por analogia, por exemplo, com sudoku.
2. Uma designação consiste apenas em elementos que são geralmente símbolos ou termos aceitos. Novamente, em relação a esta situação, a palavra "Balda" é usada como um termo para se referir às regras e mecânicas relevantes do jogo.

Se uma marca comercial for registrada violando os requisitos da lei, seu registro poderá ser contestado. Além disso, em uma situação em que uma marca comercial viola os requisitos dos parágrafos 1 e 2 acima do artigo 1483 do Código Civil da Federação Russa, o registro de uma marca comercial pode ser contestado durante todo o prazo do direito exclusivo de marca comercial.

Como ilustração da contestação do registro de uma marca comercial nos termos do primeiro parágrafo, podemos considerar o caso da marca comercial de diclorvos.

Diclorvos (de acordo com a Wikipedia) é uma abreviação de um composto orgânico complexo (C ₄ H ₇ Cl ₂ O ₄ P), que há muito tempo é usado para matar insetos. Por conseguinte, a designação "diclorvos" ganhou grande popularidade nesta qualidade.

Uma certa empresa "CrimeaBytKhim" registrou a designação "diclorvos" em relação a medicamentos para a destruição de parasitas e pragas (5ª classe do MKTU). Outros fabricantes de inseticidas aparentemente ficaram chateados e, em 2017, um dos fabricantes se opôs a fornecer proteção legal a essa marca comercial.

Rospatent, e mais tarde o Tribunal de Direitos de Propriedade Intelectual, decidiu encerrar a proteção legal da marca, uma vez que contradiz, inter alia, a cláusula 1 do artigo 1483 do Código Civil da Federação Russa. O tribunal considerado provou o fato do uso prolongado da designação "diclorvos" em relação aos meios de controle de insetos com base em "dicionário publicamente disponível e fontes de referência publicadas na Internet" e documentos apresentados pelas partes. O tribunal considerou que a designação "diclorvos" era amplamente utilizada na URSS, muito antes do registro de uma marca comercial.

De que maneira se poderia provar que a designação "Balda" entrava no uso geral de mercadorias de um certo tipo? Você pode imaginar, em primeiro lugar, os dados dos sites das lojas nas quais o jogo correspondente é vendido, por exemplo, OZON , Mosigra . Você pode perguntar aos fabricantes desses jogos quando eles vendem o jogo com o mesmo nome. Você também pode obter informações sobre a data de registro dos respectivos aplicativos móveis (informações sobre isso são armazenadas pelo Google e pela Apple, apesar de os aplicativos serem removidos das lojas). Em geral, qualquer evidência que permita o uso em massa da designação para identificar os produtos relevantes antes que o registro da marca contestada seja adequada.

Pelo segundo motivo, para encerrar o registro de uma marca comercial, você pode considerar o seguinte caso interessante em 2016.

Em 2013, a Empresa do Grupo M tentou registrar a designação BITCOIN como marca comercial para uma ampla gama de serviços de 36 e 38 classes de ICGS: serviços financeiros e de telecomunicações, respectivamente. A propósito, não quero dizer nada de ruim sobre essa empresa, mas, a julgar pelo número e variedade de serviços declarados para registro, a empresa mal planejou fornecer todos esses serviços sob a designação "Bitcoin".

De qualquer forma, o Rospatent se recusou a registrar uma marca comercial, referindo-se ao fato de que a palavra "BITCOIN" é um termo geralmente aceito para o sistema de pagamento e moeda virtual correspondente. A empresa não concordou com a decisão da Rospatent e foi a tribunal.

Os argumentos da empresa se resumiram ao fato de que as conclusões do Rospatent sobre a origem da palavra "Bitcoin" se baseiam em fontes não confiáveis ​​de informações postadas exclusivamente na Internet: Wikipedia, dicionários on-line, o jornal Kommersant e a revista Forbes e outros.

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Conclusões

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1. « ( )» 18.12.2006 № 230- — , . 1477 — 1515;
2. 26.07.2006 № 135- « » — , ;
3. 22.04.2003 № 56 « » — , , ;
4. 24.07.2018 № 128 « , , , , , » — ;
5. 18.07.2006 № 2979/06 № 40-63533/04-67-642 — «» ;
6. 14.09.2018 № 01-659/2018 № -672/2017 — ;
7. 07.09.2016 № -368/2016 — ;
8. 14.05.2018 N 01-190/2018 № -491/2017 — « ».